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【阿里斯顿吊顶】2016年江苏法院知识产权司法保护十大案例(上)

1,“阿里斯顿”著名商标侵权纠纷案。

事件编号:南京中原(2014)宁智敏草字第一号。

江苏高原(2015)树脂闵氏00211号

原告:马奇和布雷比蒂有限公司、阿里斯顿热产品(中国)有限公司。

被告:嘉兴市阿里斯顿电器有限公司等。

[审判要点]

1.被许可方实际使用的徽标和注册商标只有一些差异,因此被视为使用注册商标。

具有较高知名度的权利人使用多个商标的,显著性强的中文标志与对应英文标志在消费者认知中都指向权利人产品时,各商业标识的关联度会相互强化,并总体提升权利人品牌知名度。

2.根据被动认定和个案认定的原则,对于确已达到驰名程度的商标,被控侵权人攀附权利人驰名商标意图明显,司法保护力度应当与其长期累积的品牌商誉程度相当,以体现当前严格保护知识产权的裁判导向。

3.企业名称侵犯注册商标专用权同时构成不正当竞争的,如果被控侵权人注册企业名称的攀附意图明显,同时该企业名称的存在会使双方的市场界限不清引发混淆,则应停止该企业名称的使用,这既保护权利人的品牌发展和商业利益,同时也有利于被控侵权人自主品牌的建设和发展。

【基本案情】

马奇和布雷维提有限公司(以下简称马奇公司)于1997年8月19日获准注册第G684565号

商标,核定使用商品类别为第11类,包括排气罩、煤气灶、淋浴隔间、空气调节装置、加热板、淋浴桶、散热器、浴用热水器和热水器、浴盆等商品;于1999年3月14日获准注册第1255550号商标,核定使用商品类别为第11类,包括:炉灶、电饭锅、排油烟机、淋浴单间、取暖用锅炉、洗涤槽、散热器、加热元件、热水器、浴缸、浴室装置等。

2000年5月29日,马奇公司与默洛尼卫生洁具(无锡)有限公司签订《商标使用许可协议》,约定马奇公司授权默洛尼卫生洁具(无锡)有限公司在中国境内非独占性使用上述第1255550号和G684565号注册商标。默洛尼卫生洁具(无锡)有限公司经过数次更名,于2009年6月使用现名阿里斯顿热能产品(中国)有限公司(以下简称阿里斯顿中国公司)。

阿里斯顿中国公司在其生产销售的热水器上主要使用第1255550号商标。该公司在北京、沈阳、上海、南京、杭州、福州、成都、西安、昆明、徐州、哈尔滨、武汉、南昌等城市设有分公司或办事处。2000年,阿里斯顿中国公司销售收入为260892268元,自2007年起稳定在10亿元左右, 2012年营业收入为14亿元。

“阿里斯顿牌热水器”获国家统计局贸易外经统计司、中华全国商业信息中心评选的“2000年度同类产品市场综合占有率第一名”、获中国行业企业信息发布中心评选的“2001、2002年度全国市场产品销售额(市场占有率)第一名”“2003年度全国市场同类产品销售第一名”“ARISTON阿里斯顿牌家用燃气快速热水器”,获得中国质量体验协会评选的“2001年产品质量国家监督抽查合格产品”,阿里斯顿中国公司获中国质量体验协会评选的“2002年3.15承诺全国产品质量售后服务双达标先进企业”,“阿里斯顿热水器”获人民日报社信息中心2004年评选的“中国市场产品质量用户满意第一品牌”。2000年至2006年,阿里斯顿电热水器在全国各地的市场占有率一直位于前三名,2007年至2011年,一直位于第三、四名。自2004年起,阿里斯顿燃气热水器在全国各地的市场占有率也稳居前十。

嘉兴市阿里斯顿电器有限公司(以下简称嘉兴阿里斯顿公司)于2005年1月设立,经营范围包括浴霸、取暖器、电风扇、空气调节器、热水器、空气净化器、五金配件、灯具、金属制品等。该公司于2005年委托顾慧明注册了ali域名。2008年,顾惠明获准注册第11类商品上的第4852523号 商标,核定使用商品包括小型取暖器、消毒碗柜、浴用加热器、电加热装置、风扇(空气调节)、冰柜、煤气灶、汽灯、太阳能热水器、厨房用抽油烟机;第5093449号“ALSDON”商标,核定使用商品包括灯、煤气灶、冰柜、风扇(空气调节)、厨房用抽油烟机、电加热装置、暖气装置、太阳能热水器、消毒碗柜、小型取暖器。后上述商标均转让给嘉兴阿里斯顿公司。

2009年7月,嘉兴阿里斯顿公司在第6类商品上取得了第5298482号“阿里斯顿”商标注册证,核定使用商品包括未加工或半加工的普通金属、普通金属合金、金属片和金属板、金属包装容器、金属格栅、铝塑板(以铝为主)。2011年4月,在第6类商品上获准注册了第8199907号“ALSDON”商标,核定使用商品包括金属片和金属板、金属天花板等。同月又在第20类商品上获准注册了第8199950号“ALSDON”商标。2011年5月,在第6类商品上获准注册了第8199995号“阿里斯顿”商标,核定使用商品包括金属片和金属板、金属天花板等。

嘉兴阿里斯顿公司的被异议商标第5298482号 商标、第6084818号 商标,其法定代表人徐琴华的第4512056号 文字商标均被商标评审委员会裁定不予核准注册,经过行政诉讼,北京高院二审维持商标评审委员会的不予核准注册异议复审裁定。

嘉兴阿里斯顿公司在其集成吊顶产品包括换气扇、嵌入式荧光灯具、多功能取暖器和吊顶模块的铭牌、说明书、包装袋、外包装盒上不同情形使用的标识包括:、“ALSDON”“阿里斯顿集成吊顶”“阿里斯顿E3自主吊顶”和嘉兴阿里斯顿公司的中文企业名称以及英文名称JIAXING ALISIDUN ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD等。

马奇公司查询www.ali,证实ali域名由Gu hui ming注册,ICP备案主体为嘉兴阿里斯顿公司。登录该网站,可以看到页面顶部标有“ALDSON”“阿里斯顿集成吊顶”字样,底部标有嘉兴阿里斯顿公司企业名称。在“关于我们”栏目中,介绍嘉兴阿里斯顿公司是一家专门从事集成吊顶模块、浴霸、照明模块、多功能取暖器的研发、生产、销售为一体的专业化公司,在全国有300多家专卖店。网站有大量产品介绍,193家分店在全国的分布,以及在线加盟等内容。

马奇公司、阿里斯顿中国公司主张其第1255550号、第G684565号商标知名度高、显著性强,嘉兴阿里斯顿公司有计划、系统地实施了侵权行为,主观恶意明显,请求法院判令嘉兴阿里斯顿公司等停止侵犯第1255550号和第G684565号商标专用权的行为,停止使用“ali”域名,停止使用含有“阿里斯顿”“ALISIDUN”标识的企业名称等不正当竞争行为,赔偿侵权损失。

【法院认为】

根据驰名商标司法解释的规定,司法认定驰名商标实行个案认定和被动认定原则,因而之前的行政争议和司法诉讼不予认定驰名商标,并不必然导致本案亦不能根据个案情况作出认定。马奇公司等主张嘉兴阿里斯顿公司在第6、11、19、20、21、35类上申请“阿里斯顿”以及“ALSDON”商标计13件,马奇公司对其中6件提出异议或无效宣告请求,并引发行政诉讼。该事实表明,长期以来,嘉兴阿里斯顿公司攀附马奇公司“阿里斯顿”品牌的故意明显,其在集成吊顶等相关产品包装以及企业名称上使用“阿里斯顿”,极易导致普通消费者的市场混淆,或者误认为其与马奇公司等之间具有某种关联关系。在马奇公司第11类热水器产品上第1255550号商标具备商标驰名的基本事实前提下,嘉兴阿里斯顿公司申请注册诸多涉及“阿里斯顿”的商标以及注册登记“阿里斯顿”企业名称,其所攀附的显然是马奇公司在热水器产品上第1255550号商标的知名度。在没有证据证明阿里斯顿品牌当前已不具备驰名度的情形下,应当给予马奇公司第1255550号商标与其长期累积的品牌商誉相当的保护力度,而认定该商标为驰名商标,这既符合本案基本事实,也体现了当前严格保护知识产权的裁判导向。

嘉兴阿里斯顿公司在其生产、销售的换气扇、荧光灯具、浴霸的包装盒上标注“阿里斯顿集成吊顶”字样,在其生产、销售的金属天花板模块及其包装上使用“阿里斯顿E3自主吊顶”“阿里斯顿集成吊顶”“ALSDON”字样,其中的“阿里斯顿”标识与涉案第1255550号商标近似,“ALSDON”标识与上述注册商标中文部分“阿里斯顿”的拼音以及英文部分“ARISTON”均只在中间位置存在一个字母的差别。对于以汉语为母语的相关公众,该差别不明显,亦构成近似,容易使相关公众对商品来源产生误认,或者使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系,导致混淆,故可以认定嘉兴阿里斯顿公司侵犯了涉案第1255550号驰名注册商标专用权。

嘉兴阿里斯顿公司使用的“ali”域名,主体部分“alisidun”与第1255550号、第G684565号注册商标的英文近似,也是对前者中“阿里斯顿”的拼音表达,构成与马奇公司、阿里斯顿中国公司两商标整体近似,嘉兴阿里斯顿公司通过该域名对换气扇、灯、浴霸等电器类商品和金属天花板模块等商品进行宣传、推广等电子商务活动,并在网页的抬头位置标有“阿里斯顿吊顶”字样等行为,容易使相关公众产生混淆,亦侵犯了第1255550号、第G684565号注册商标专用权。

涉案第1255550号注册商标,在2005年已是驰名商标。嘉兴阿里斯顿公司同时生产第6类和第11类商品,其产品与马奇公司、阿里斯顿中国公司使用商标的商品类别类似或具有一定关联性,该驰名商标在使用嘉兴阿里斯顿公司企业名称的商品的相关公众中具有较高的知晓程度,加之“阿里斯顿”本身的显著程度较高,故嘉兴阿里斯顿公司于2005年设立时将“阿里斯顿”作为公司字号,将该文字的拼音ALISIDUN作为公司英文名称,具有攀附马奇公司、阿里斯顿中国公司驰名商标知名度的故意,客观上也易使相关公众误认为其与马奇公司、阿里斯顿中国公司之间存在合作、许可等关系,从而对商品的来源产生混淆,损害了马奇公司、阿里斯顿中国公司的合法权益,构成不正当竞争行为。

综上,嘉兴阿里斯顿公司侵犯了马奇公司、阿里斯顿中国公司第1255550号、第G684565号注册商标专用权,并对马奇公司、阿里斯顿中国公司构成不正当竞争,应承担相应的民事责任。南京中院一审判决:嘉兴阿里斯顿公司立即停止侵犯马奇公司、阿里斯顿中国公司第1255550号、第G684565号注册商标专用权的行为;立即停止在企业名称中使用“阿里斯顿”字号,停止在其英文企业名称中使用“ALISIDUN”,并办理名称变更登记;立即停止“ali”域名的使用;赔偿马奇公司、阿里斯顿中国公司包括制止侵权的合理费用在内的经济损失200万元等。江苏高院二审判决:驳回上诉、维持原判。

【典型意义】

本案重点在于在商标侵权民事诉讼中对驰名商标司法保护力度的把握问题。

首先,“阿里斯顿”牌热水器是国内家喻户晓的著名品牌。根据法院查明的事实,马奇公司在其热水器产品上长期使用第1255550号注册商标,其累积的商誉符合最高人民法院驰名商标保护司法解释规定的驰名商标认定的条件。由于前些年客观存在的驰名商标认定异化现象,导致当前对驰名商标的个案认定过于谨慎,其矫往过正的结果是,权利人为防止侵权,不得不大量注册防御性商标,但仍然不能有效阻止大量存在的恶意抢注和攀附行为,每年因此产生大量争议和诉讼,导致宝贵的行政和司法资源浪费。如本案中,嘉兴阿里斯顿公司在第6、11、19、20、21、35类上申请“阿里斯顿”以及“ALSDON”商标计13件,马奇公司对其中6件提出异议或无效宣告请求,双方长期处于行政争议和行政诉讼中。本案的价值在于,通过司法判决,确认了商标争议中的一个常见的基本事实,即权利人可能在不同类别上有多个注册商标,知名度不同,但被告攀附的显然是权利人最具知名度的商标,而这恰恰是商标领域中的常识问题,却因之前驰名商标异化等各种原因被忽视。因此,本案二审判决明确指出,“嘉兴阿里斯顿公司申请注册诸多涉及‘阿里斯顿’的商标以及注册登记“阿里斯顿”企业名称,其所攀附的显然是马奇公司在热水器产品上第1255550号商标的知名度。”根据被动认定和个案认定的原则,对于确已达到驰名程度的商标,司法保护力度应当与其长期累积的品牌商誉程度相当,以体现当前严格保护知识产权的裁判导向。

其次,对于被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的案件,是否判令停止侵权,应当视案件具体情况,在综合考量主观恶意程度、历史因素和使用现状基础上公平合理作出裁量。被诉企业名称具有明显攀附恶意,如果允许被告继续使用其字号,与原告字号共存,即便不突出使用字号,对于市场而言,尤其是潜在购买者,仍极易发生混淆,或者误认为两者之间存在投资或合作等关联关系。因此,字号共存原则上应当以被告善意为前提,对于恶意攀附行为,应当予以制止,以体现商标法鼓励诚实信用、诚信经营的价值取向。本案中,判令被告企业名称停止使用,有利于保护双方企业的长远发展,体现了鼓励企业发展自主品牌的裁判导向。

综上,该案对于准确理解驰名商标司法保护法律规定,准确把握驰名商标司法认定的条件,以及加强对驰名商标的司法保护力度,具有典型意义。

二、公司法定代表人与公司共同承担侵权责任的商标侵权纠纷案

案号:苏州中院(2013)苏中知民初字第0322号

江苏高院(2015)苏知民终字第00179号

原告:樱花卫厨(中国)股份有限公司

被告:苏州樱花科技发展有限公司、中山樱花集成厨卫有限公司、中山樱花卫厨有限公司、苏州樱花科技发展有限公司中山分公司、屠荣灵、余良成

【裁判要旨】

公司法定代表人明知他人商标具有较高商誉,在被法院判决构成商标侵权并承担侵权责任后,又以侵权为目的设立新的公司,恶意重复实施侵权行为。根据《中华人民共和国侵权责任法》第八条关于共同侵权的规定,认定公司法定代表人与公司构成共同侵权,对公司的侵权行为承担连带责任。

【基本案情】

樱花卫厨(中国)股份有限公司(以下简称樱花卫厨公司)成立于1994年,营业范围包括热水器、燃气灶、吸油烟机等的生产、销售。

屠荣灵曾于2005年5月10日出资设立苏州樱花电器有限公司并担任法定代表人。2008年6月18日及7月29日,樱花卫厨公司以苏州樱花电器有限公司侵害其商标权及不正当竞争为由,分别提起诉讼。两案均经过一、二审,最终认定苏州樱花电器有限公司的行为构成商标侵权及不正当竞争,判定苏州樱花电器有限公司变更企业字号、赔偿损失等。

2009年5月8日,屠荣灵与案外人共同投资设立苏州樱花科技发展有限公司(以下简称苏州樱花公司),2009年6月29日成立苏州樱花科技发展有限公司中山分公司(以下简称苏州樱花中山分公司),负责人屠荣灵;2011年6月2日,屠荣灵与案外人共同投资设立中山樱花卫厨有限公司,其中屠荣灵均占股90%。

2011年12月1日,余良成与案外人共同投资设立中山樱花集成厨卫有限公司,其中余良成占股90%。2013年,樱花卫厨公司针对中山樱花集成厨卫有限公司拥有的第4388900号、第4346843号、第7139306号商标向商标评审委员会提出争议申请,商标评审委员会裁定第4388900号和第4346843号商标在热水器、煤气灶、厨房用抽油烟机等商品上予以撤销,仅在灯类商品上予以维持;裁定第7139306号商标予以撤销。

屠荣灵、余良成成立的上述公司均从事厨房电器、燃气用具等与樱花卫厨公司相近的业务,不规范使用其注册商标,使用与樱花卫厨公司相近似的广告宣传语。

【法院认为】

苏州中院一审认为:

苏州樱花公司的行为构成不正当竞争,中山樱花集成厨卫有限公司的行为构成商标侵权,中山樱花卫厨有限公司的行为构成商标侵权及不正当竞争,上述公司均应依法承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任;同时认为,樱花卫厨公司的现有举证并不能证明屠荣灵、余良成存在如《中华人民共和国公司法》第二十条规定的滥用各自公司法人独立地位和股东有限责任进而损害公司债权人利益的情形,苏州樱花公司、中山樱花卫厨有限公司以及中山樱花集成厨卫有限公司仅为屠荣灵、余良成实施涉案侵权行为载体的事实依据不足。苏州中院一审判决:苏州樱花公司立即停止在其公司网站、产品综合手册中进行涉案混同宣传的不正当竞争行为、赔偿樱花卫厨公司经济损失及合理开支合计200000元;中山樱花集成厨卫有限公司立即停止侵害樱花卫厨公司涉案系列注册商标专用权的行为、赔偿樱花卫厨公司经济损失及合理开支合计300000元;中山樱花卫厨有限公司立即停止侵害樱花卫厨公司涉案系列注册商标专用权的行为、立即停止在其公司网站中进行涉案混同宣传的不正当竞争行为、赔偿樱花卫厨公司经济损失及合理开支合计500000元;上述公司刊登声明,消除影响。

苏州樱花公司等不服一审判决,向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为:

苏州樱花公司等的被控侵权行为构成商标侵权及不正当竞争。关于屠荣灵、余良成是否应对苏州樱花公司等被控侵权行为承担连带责任,二审法院认为,从主观故意来看,屠荣灵作为苏州樱花电器有限公司的法定代表人,曾经有过侵犯樱花卫厨公司知识产权的历史,理应知晓樱花卫厨公司的“樱花”系列注册商标及“樱花”字号的有关情况;在江苏高院判决苏州樱花电器有限公司构成侵权的情况下,屠荣灵又相继成立了苏州樱花公司、苏州樱花公司中山分公司、中山樱花卫厨有限公司,其主观恶意明显。鉴于樱花卫厨公司针对中山樱花集成厨卫有限公司的第4388900号、第4346843号、第7139306号三个商标,曾经向商标评审委员会提出异议申请,最终第4388900号、第4346843号商标仅在灯类商品上予以维持,第7139306号商标被撤销,这说明余良成作为中山樱花集成厨卫有限公司法定代表人亦明知樱花卫厨公司的“樱花”系列注册商标与其自身商标的区别。

从经营职权看,苏州樱花公司、中山樱花集成厨卫有限公司、中山樱花卫厨有限公司股东构成较为简单,苏州樱花公司股东系屠荣灵与黄浩华,中山樱花卫厨有限公司股东系屠荣灵与郑广军,其中屠荣灵均占股90%,且系苏州樱花公司、中山樱花卫厨有限公司的法定代表人;中山樱花集成厨卫有限公司股东系余良成与韦长波,其中余良成占股90%,系中山樱花集成厨卫有限公司的法定代表人。苏州樱花公司等受屠荣灵及余良成影响的程度较高。

从侵权行为看,苏州樱花公司等登记注册时故意使用与樱花卫厨公司相同的字号,在实际经营中不规范使用其商标,并使用与樱花卫厨公司相似的广告宣传语,经营与樱花卫厨公司相类似的产品。可以说,苏州樱花公司等成立至今系以侵权经营为主业,屠荣灵与余良成应对此承担相应责任。

综合上述分析,足以认定屠荣灵与余良成在明知樱花卫厨公司“樱花”系列注册商标及商誉的情况下,通过控制上述公司实施侵权行为,其个人对全案侵权行为起到了重要作用,故与上述公司构成共同侵权,应对上述公司所实施的涉案侵权行为所产生的损害结果承担连带责任。

江苏高院二审改判:苏州樱花公司及其中山分公司、中山樱花集成厨卫有限公司、中山樱花卫厨有限公司立即停止将“樱花”作为其企业字号,停止侵害樱花卫厨公司注册商标专用权的行为,刊登声明,消除影响;屠荣灵、余良成与上述公司连带赔偿樱花卫厨公司经济损失(包括合理费用)200万元。

【典型意义】

本案系一起典型的重复侵权、恶意侵权纠纷。本案被告苏州樱花公司的法定代表人屠荣灵曾于2005年5月10日出资设立苏州樱花电器有限公司并担任法定代表人。2008年6月18日及7月29日,樱花卫厨公司以苏州樱花电器有限公司侵害其商标权及不正当竞争为由,分别提起诉讼。两案均经过一、二审,最终认定苏州樱花电器有限公司的行为构成商标侵权及不正当竞争,判定苏州樱花电器有限公司变更企业字号、赔偿损失等。

屠荣灵在上述案件判决生效后,陆续成立苏州樱花公司等新的公司继续实施侵权行为。樱花卫厨公司再次向法院起诉,在主张苏州樱花公司等构成商标侵权及不正当竞争的同时,要求屠荣灵等对上述公司的行为承担连带责任。本案的争点集中在于屠荣灵等是否与其新设立的苏州樱花公司等构成共同侵权。二审法院的判决在判定苏州樱花公司等构成商标侵权及不正当竞争、停止使用“樱花”字号等的同时,结合上述公司法定代表人的主观恶意、公司股东构成及公司的侵权行为,认定屠荣灵等在明知樱花卫厨公司“樱花”系列注册商标及商誉的情况下,仍然通过苏州樱花公司等实施侵权行为,其个人对全案侵权行为起到了重要作用。因此应当认定屠荣灵等与上述公司构成共同侵权,遂判令屠荣灵等对公司的涉案侵权行为承担连带责任。

本案的判决,充分体现了对重复侵权、恶意侵权加大惩治力度的司法裁判引导作用,对于严格知识产权保护,维护公平竞争的市场秩序具有典型意义。

三、“钓鱼台别墅”楼盘商标侵权纠纷案

案号:苏州中院(2015)苏中知民初字第00281号

江苏高院(2016)苏民终1167号

原告:钓鱼台美高梅酒店管理有限公司

被告:安徽省高速地产集团(苏州)有限公司

【裁判要旨】

在涉楼盘的商标侵权案件中,是否需要判决停止使用楼盘名称,应当根据个案的不同情形予以裁量。综合考量注册商标的知名度、被告的侵权故意、实际销售量、业主入住情况、拆除被控侵权标识的成本及影响等因素后,法院可以判决停止使用楼盘名称。

【基本案情】

原告钓鱼台美高梅酒店管理有限公司(以下简称钓鱼台美高梅公司)系第857806号、第845879号“釣魚臺”注册商标的被许可使用人,根据两商标权人外交部钓鱼台宾馆管理局的授权,钓鱼台美高梅公司可以自己的名义对任何侵权人单独提起诉讼并获得侵权赔偿。涉案两商标分别核定使用于第36类的不动产出租、不动产管理等服务及第37类的建筑、室内装潢等服务类别上。被告安徽省高速地产集团(苏州)有限公司(以下简称安徽高速地产苏州公司)将其在苏州市相城区开发、销售的楼盘项目命名为“钓鱼台别墅”,并在公司网站及其售楼现场、楼盘的宣传楼书等处以“钓鱼台别墅”“姑苏钓鱼台”(简、繁体)等文字进行大量宣传;将其开发、销售的涉案楼盘第二期命名为与钓鱼台国宾馆内的楼宇“芳菲苑”一字之差的“芳菲院”,并在网站中使用“古今几人能坐钓鱼台”“携钓鱼台离京返乡,妙传当年天子雅号”等宣传语。钓鱼台美高梅公司遂诉至法院,请求判令安徽高速地产苏州公司停止侵权,停止使用“钓鱼台”作为楼盘名并向相关行政部门申请变更,赔偿其经济损失100万元及为维权支出的合理费用15.416万元。

认定安徽高速地产苏州公司涉案行为是否构成商标侵权,应首先对其商品与涉案商标所涉服务之间是否类似进行判断。安徽高速地产苏州公司将其开发、销售的楼盘项目命名为“钓鱼台别墅”,而涉案第857806号、第845879号“釣魚臺”两注册商标分别核定使用于第36类的不动产出租、不动产管理等服务及第37类的建筑、室内装潢等服务,两者在功能用途、消费对象、销售渠道等方面基本相同,故该楼盘的开发、销售与不动产的建筑、出租、管理之间存在特定的联系,应认定两者构成商品与服务的类似。

本案中,安徽高速地产苏州公司在网站及其售楼现场、楼盘的宣传册等处以“钓鱼台别墅”“姑苏钓鱼台”等文字广为宣传,其中“钓鱼台别墅”系其楼盘名称。因楼盘名称的使用对象为用于市场销售的商品房,该楼盘名称实际上起到了商标的识别作用,安徽高速地产苏州公司对于“钓鱼台别墅”“姑苏钓鱼台”的使用均系为表明其开发的涉案房地产项目的来源,其实质上属于商标性的使用。上述使用方式中起标识作用的“钓鱼台”文字与涉案第857806号、第845879号注册商标的“釣魚臺”文字相同,而钓鱼台国宾馆作为用于国事活动的接待场所,基于特殊的政治影响力和长期广泛的新闻报道,钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌已在公众中具有很高的知名度,而安徽高速地产苏州公司在本案中广泛宣传“钓鱼台别墅”“姑苏钓鱼台”的同时,又将其开发、销售的涉案楼盘第二期命名为仅与钓鱼台国宾馆内的楼宇“芳菲苑”一字之差的“芳菲院”,并在网站中使用“古今几人能坐钓鱼台”“携钓鱼台离京返乡,妙传当年天子雅号”等宣传语,明显有借助钓鱼台国宾馆的声誉,诱导相关公众对其开发、销售的“钓鱼台别墅”楼盘与钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌之间存在特定关系产生联想和误认,容易引起相关公众对两者来源产生混淆,故安徽高速地产苏州公司的上述行为构成了对涉案第857806号、第845879号两商标权的侵害,应依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。苏州中院一审判决:一、安徽高速地产苏州公司立即停止涉案侵害第857806号、第845879号“釣魚臺”注册商标专用权的行为,停止在涉案楼盘名称中使用被控侵权标识;二、安徽高速地产苏州公司赔偿经济损失及合理费用开支合计人民币20万元。

安徽高速地产苏州公司不服一审判决,向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为:

安徽高速地产苏州公司将与涉案“釣魚臺”商标相近似的“钓鱼台”标识作为楼盘名称使用,容易使相关公众产生混淆和误认,构成对钓鱼台美高梅公司涉案商标权的侵犯。

首先,安徽高速地产苏州公司从事开发与销售的“钓鱼台别墅”与涉案商标核定使用的服务类别之间构成商品与服务类似。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款的规定,商品与服务类似,是指商品与服务之间存在特定联系,容易使相关公众产生混淆和误认。钓鱼台美高梅公司涉案第857806号、第845879号“釣魚臺”注册商标核定的服务类别分别是不动产管理、建筑等,与商品房销售相比,两者在功能用途、消费对象、销售渠道等方面基本相同,不动产管理、建筑等服务与商品房销售存在特定的联系,故应当认定本案存在商品与服务之间的类似。

其次,安徽高速地产苏州公司在网站及其售楼现场、楼盘的宣传书等处以“钓鱼台别墅”“姑苏钓鱼台”(简、繁体)文字广为宣传,其中“钓鱼台别墅”系其楼盘名称,“别墅”为商品房,“姑苏”系苏州的另一称谓,故“钓鱼台”“釣魚臺”文字起到了对不同房地产公司开发的楼盘、商品房加以识别的作用。基于“钓鱼台国宾馆”特殊的政治影响力和长期广泛的新闻报道,钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌已在公众中具有较高的知名度,故法院认定安徽高速地产苏州公司主观上借助钓鱼台国宾馆的声誉,诱导相关公众对其开发、销售的“钓鱼台别墅”楼盘与钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌之间存在特定关系产生联想和误认,引起相关公众对两者来源产生混淆的故意十分明显,安徽高速地产苏州公司的上述行为构成了对涉案第857806号、第845879号“釣魚臺”注册商标权的侵害。综合考量“钓鱼台”文字的政治影响和较高声誉,安徽高速地产苏州公司被控侵权楼盘的销售量、业主入住情况、拆除被控侵权标识的成本及影响,一审判决安徽高速地产苏州公司承担停止侵权、赔偿损失的民事责任并无不当。江苏高院二审判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

在涉楼盘商标侵权案件中,是否需要判决停止使用楼盘名称,应当根据个案的不同情形予以裁量。本案中,“钓鱼台”文字商标在不动产出租、管理等服务类别上,经过商标权人的长期使用和新闻媒体的广泛宣传,再加上钓鱼台国宾馆本身的特殊政治影响力和长期广泛的新闻报道,钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌已在公众中具有较高的知名度。安徽高速地产苏州公司将其开发楼盘名称命名为带有“钓鱼台”字样,主观上借助了钓鱼台国宾馆的声誉,诱导相关公众对其开发、销售的“钓鱼台别墅”楼盘与钓鱼台国宾馆及其“钓鱼台”品牌之间存在特定关系产生联想和误认,攀附恶意明显。同时,法院也综合考虑被控侵权楼盘的销售量、业主入住情况、拆除被控侵权标识的成本及影响等,最终判决被告停止在所开发楼盘中使用“钓鱼台”字样。本案判决被告停止使用楼盘名称,既未造成商标权人与相关公共利益之间的失衡,也最大化地维护了商标权人的合法权益,避免其品牌商誉被侵权人不当攀附。

四、引入现有设计作为近似性判断基准的外观设计专利侵权纠纷案

案例1

案号:南京中院(2015)宁知民初字第49号

江苏高院(2015)苏知民终字第00281号

原告:好孩子儿童用品有限公司

被告:昆山威凯儿童用品有限公司等

案例2

案号:南京中院(2014)宁知民初字第257号

江苏高院(2015)苏知民终字第00264号

原告:好孩子儿童用品有限公司

被告:滕州市奥森家具有限公司等

【裁判要旨】

在涉及外观设计的近似性判断时,应尽量引入与外观设计专利产品相同或者相近种类产品的现有设计作为判断基准。国家知识产权局的专利权评价报告、专利复审委员会的复审决定和无效决定等文件中所认定的专利申请日以前的对比文件等,均可以作为现有设计引入到外观设计的近似性判断中,作为确定外观设计专利授权性设计特征的重要参考因素。

【基本案情】

好孩子儿童用品有限公司(以下简称好孩子公司)拥有两项分别为“儿童推车”(专利号ZL200530080993.X,以下简称原告专利1)和“儿童餐椅”(专利号ZL200930178371.9,以下简称原告专利2)的外观设计专利。

2014、2015年,好孩子公司发现昆山威凯儿童用品有限公司(以下简称威凯公司)所制造、销售的“i-baby”牌S400IB型婴儿推车(以下简称被诉产品1);滕州市奥森家具有限公司(以下简称奥森公司)制造、销售的小英才“XYC-208A”多功能桌椅(以下简称被诉产品2),分别侵害了其所拥有的上述两项外观设计专利权,故分别诉至法院,请求判令威凯公司、奥森公司停止侵权,并分别向好孩子公司赔偿损失。

在诉讼中,两案被告均认为其制造、销售的被诉产品外观与好孩子公司专利存在显著差异,且均声称被诉产品是按照自己所拥有的外观设计专利生产的。经查,威凯公司拥有的外观设计专利名称为“童车(S400)”,专利号ZL201030509309.6(以下简称被告专利1);奥森公司拥有的外观设计专利名称为“童椅”,专利号ZL201330057652.5(以下简称被告专利2),两被告专利申请日均晚于好孩子公司的两项专利。

【法院认为】

一审法院在两案中均认为,虽然被诉产品分别与原告专利存在一定差异,但整体视觉效果并无实质性差异,从而认定构成专利侵权。

威凯公司、奥森公司均不服一审判决,向江苏高院提起上诉。在上诉过程中,两案被告提交了以原告专利为对比文件、针对被告专利的无效审查决定。在上述两份无效审查决定中,专利复审委员会认为,原告专利与被告专利相比,存在若干区别点,并基于这些区别点维持被告专利有效。两案被告均认为,被诉产品的外观分别与被告专利相同,依据上述两份无效审查决定,主张被诉产品与原告专利不构成近似。

二审法院从外观设计侵权判定的现有法律规定出发,综合考虑原告专利对现有设计的贡献度、被诉产品对原告专利的借鉴和规避程度等因素,分别作出判决:威凯公司制造、销售的被诉产品婴儿推车构成专利侵权,据此驳回威凯公司的上诉,维持原判;奥森公司制造、销售的被诉产品多功能桌椅不构成专利侵权,撤销一审判决并驳回好孩子公司的诉讼请求。

【典型意义】

外观设计专利近似性判断一直是法院审理外观设计专利侵权案件的难点。目前司法实践中,外观设计专利侵权判定遵循“整体比对、综合判断”原则,也就是在被诉侵权设计与外观设计专利之间作侵权比对,如果两者的整体视觉效果无差异或无实质性差异,则构成侵权。但这种仅在外观设计专利与被诉产品之间进行的侵权比对,有时难以将专利法司法解释中规定的外观设计专利区别于现有设计的设计特征,以及《专利审查指南》中惯常设计等因素考虑到侵权判定中,极易导致外观设计近似性判断的主观随意性过大。尤其当外观设计专利与现有设计之间区别较小,或者外观设计专利所属相同或者相近种类产品设计空间较小时,如不考虑现有设计,则无法准确界定外观设计专利权的保护范围,最终导致侵权判定产生偏差。

在该两起案件中,二审判决裁判理由部分对如何利用现有设计界定外观设计专利权保护范围、被诉产品与外观设计专利之间的侵权比对作了详细阐述,规范了外观设计专利侵权判定方法。两案例的价值和意义集中体现在:一是引入现有设计作为外观设计专利侵权判定的基础;二是创新性地提出借鉴性设计特征和规避性设计特征两个概念,通过先确定专利的授权性特征以及被诉产品外观的借鉴性设计特征和规避性设计特征,在此基础上再比较借鉴性设计特征和规避性设计特征对整体视觉效果影响的大小,最终作出侵权判断。这一探索是对“整体观察、综合判断”原则的具体操作细化,从而使得外观设计专利侵权比对更为规范,尽可能减少主观因素对外观设计近似性判断的影响,充分体现“专利权保护范围应与专利贡献相适应”和“鼓励创新”的专利法基本精神。该两案例公布后获得业界的关注和好评。

值得关注的是,该两案被告均分别将被诉产品申请了外观设计专利并获得授权,在诉讼发生后,又分别以原告专利作为对比文献提出宣告自己专利无效的请求,而相关专利无效审查决定均认定,两被告专利与原告专利相比既不相同也不近似,维持两被告专利有效。两案被告均据此主张被诉产品与原告专利不构成相同和近似,因而不构成侵权。该两份在先作出的无效审查决定虽与侵权判定密切相关,但二审法院并未简单地直接采信无效审查决定的结论,而是根据个案情形作出具体侵权与否的分析和判断。

图1 案例1中原告专利1、现有设计以及被诉产品1

(a)原告专利1

(b)现有设计

(c)被诉产品1

图2案例2中原告专利2、现有设计以及被诉产品2

(a)原告专利2

(b)现有设计

(c)被诉产品2

5、准确理解设置催告程序立法精神的确认不侵害专利权纠纷案

案号:苏州中院(2015)苏中知民初字第00108号

江苏高院(2016)苏民终610号

原告:昆山山桥机械科技有限公司

被告:天珩机械股份有限公司

【裁判要旨】

权利人在发出警告函后提起侵犯专利权之诉,后虽撤回侵权之诉,但仍作出保留侵权指控的意思表示。被警告人因侵权警告威胁而处于不安之中,此时可以不经催告程序,直接向法院提起确认不侵权之诉。

【基本案情】

天珩机械股份有限公司(以下简称天珩公司)为ZL201020552569.6号“纺纱线自动套袋机”实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。

2014年6月3日、7月11日,天珩公司分别向昆山山桥机械科技有限公司(以下简称山桥公司)及其客户发送律师函,警告称山桥公司制造的纺纱线套袋机(以下简称被控侵权产品)构成对天珩公司涉案专利权的侵犯。天珩公司向山桥公司发出警告函之后,于2014年6月16日以山桥公司为被告向苏州中院提起涉案专利的侵权诉讼[案号为(2014)苏中知民初字第00187号,以下简称187号案件]。在该案审理过程中,天珩公司因取证困难,于2014年11月3日向苏州中院提出撤诉申请,苏州中院于2014年11月13日裁定准许撤诉。

山桥公司认为天珩公司撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉山桥公司的诉权,且拒绝确认山桥公司没有侵犯其专利权这一事实,该行为给山桥公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响,故于2015年2月18日提起本案诉讼,请求法院判定山桥公司制造的被控侵权产品不侵害涉案专利权。

山桥公司在天珩公司撤回187号案件的起诉后、提起本案诉讼前,未向天珩公司进行书面催告。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称专利法司法解释一)第十八条规定,权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。本案中,天珩公司向山桥公司及其客户发送侵权警告函,并于其后提起187号侵害实用新型专利权之诉,主张山桥公司涉嫌侵害其专利权,后天珩公司虽撤回起诉,但并未明确撤销对山桥公司涉嫌专利侵权的警告,双方争议仍然存在。前述司法解释明确规定,双方发生侵权争议,被警告人须在权利人经书面催告后一定期限内怠于行使权利或未撤回警告时才可提起确认不侵权之诉。故山桥公司仍应在提起诉讼前履行书面催告程序,以明确相关侵权指控是否继续存在,并督促当事人积极行使诉权,在其未书面催告情况下不符合受理条件,应予驳回。苏州中院一审裁定:驳回山桥公司的起诉。

山桥公司不服一审裁定,向江苏高院提起上诉,请求撤销一审裁定,改判由苏州中院继续审理。

二审中,天珩公司确认是鉴于取证困难才撤回了187号诉讼,仍认为被控侵权装置构成侵权。天珩公司二审中表示愿意撤回警告,但若今后重新获取侵权证据时,会再次发出警告,若双方未能达成一致,会再次起诉。

江苏高院二审认为:

知识产权确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径,其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为,维护稳定的市场经营秩序。专利法司法解释一第十八条对被警告人提起确认不侵害专利权诉讼的条件作出了具体规定。需注意的是,该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉,并尽量引导被警告人通过侵权之诉解决争议。因此,司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下,也即权利人既无明确表示又未以行为表明愿意结束这种令被警告人不安的状态,使当事人之间的法律关系趋于稳定,被警告人才能提起确认不侵权之诉。而这正是司法解释设置书面催告起诉义务的立法目的,同时也为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。

本案中,虽然天珩公司在187号案件中撤回起诉、在二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告,但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时,仍然作出了保留侵权指控的意思表示,且天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼,并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿,可见这种有所保留的撤诉和撤回警告,不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响,事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此,机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要,也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的,事实上只能徒增无意义的程序空转。综上,山桥公司提起确认不侵权之诉具有事实和法律依据,应予支持。江苏高院二审裁定:撤销一审裁定,指令苏州中院继续审理。

【典型意义】

专利法司法解释一第十八条对当事人提起确认不侵权之诉设置了一定条件,即权利人发出警告;被警告人催告权利人行使诉权;权利人既不撤回警告又怠于行使诉权。司法解释的规则设计,旨在制止专利权人滥用诉权的同时,通过对被警告人增设催告起诉义务,防止被警告人滥用确认不侵权之诉,尽量促使当事人通过专利侵权之诉解决争议,从而实现当事人之间的利益平衡,因为毕竟专利侵权之诉在举证和事实查明上明显优于确认不侵权之诉。专利法司法解释一公布实施后,无论是当事人还是法院,均按照上述规定进行操作和审查,很少就确认不侵害专利权纠纷是否应当受理以及受理条件产生过大争议,应该说,专利法司法解释一第十八条具有良好的指引作用和可操作性。但本案却出现一种新情况,即在权利人发出警告函后积极提起侵权之诉,在法院开庭审理未作出裁判前,权利人撤回起诉,但明确表示保留侵权警告。此时,被警告人是否可以不再经催告程序,直接向法院提起确认不侵权之诉,一、二审法院对此有着不同认识。

一审法院认为,权利人撤回侵权起诉的同时并未明确撤回侵权警告,双方争议仍然存在,故被警告人仍应严格按照专利法司法解释一第十八条的规定,在履行催告程序后,才能再行提起确认不侵权之诉。而二审法院则从确认不侵权之诉的立法目的出发,认为专利权人在发出警告函后已经积极提起诉讼,且在该诉讼持续近半年之后又主动撤诉,但在其仍作出保留侵权指控意思表示的情形下,如果仍然机械适用“警告—催告—怠于行使诉权—提起确认不侵权之诉”规则,要求被警告人再履行催告义务,然后才能提起确认不侵权之诉,一则徒增程序空转,二则因专利权人始终享有绝对的程序主导权,事实上使得被警告人处于不利地位,明显不利于被警告人的合法权益及时获得救济,必然导致利益失衡。最终,二审法院认为,本案应当直接受理被警告人提起的确认不侵权之诉。

本案确定的裁判尺度,对于进一步完善专利确认不侵权之诉的受理条件,提供了有价值的研究样本。

责任编辑: 鲁达

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